Năm 2010, Công ty X (Việt Nam) nộp đơn đăng ký nhãn hiệu MANLI và hình cho dược phẩm (nhóm 05), tuy nhiên đơn bị từ chối vì bị coi là tương tự với nhãn hiệu MANLYX của công ty Y (Thái Lan) đã được bảo hộ cũng cho sản phẩm dược phẩm nhóm 05

Năm 2010, Công ty X (Việt Nam) nộp đơn đăng ký nhãn hiệu MANLI và hình cho dược phẩm (nhóm 05), tuy nhiên đơn bị từ chối vì bị coi là tương tự với nhãn hiệu MANLYX của công ty Y (Thái Lan) đã được bảo hộ cũng cho sản phẩm dược phẩm nhóm 05. Bằng lập luận và áp dụng các quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ hãy đưa ra giải pháp công ty X có thể vận dụng để nhãn hiệu MANLI được chấp nhận bảo hộ?

GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG

1. Tóm tắt tình huống

Công ty Y (Thái Lan) được bảo hộ nhãn hiệu “MANLYX” cho dược phẩm nhóm 5

Năm 2010: Công ty X (Việt Nam) nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “MANLI và hình” cho dược phẩm nhóm 5 nhưng bị từ chối vì bị coi là tương tự với nhãn hiệu “MANLYX”.

2. Phân tích tình huống

Thứ nhất, về quyền bảo hộ sở hữu công nghiệp của công ty Y với nhãn hiệu “MANLYX”

Theo đề bài, Công ty Y (Thái Lan) đã được bảo hộ đối với nhãn hiệu “MANLYX” cho sản phẩm dược phẩm nhóm 5. Ở đây, đề bài không nói rõ việc được bảo hộ nhãn hiệu của công ty Y tại Việt Nam hay chưa. Nếu nhãn hiệu này chưa được công nhận ở Việt Nam, thì vấn đề nhãn hiệu tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã được bảo hộ không được đặt ra, công ty X có thể hiện việc đăng ký nhã hiệu của mình. Nếu nhãn hiệu của công ty Y đã được bảo hộ ở Việt Nam, cần xác định việc nhãn hiệu đó được bảo hộ là thông qua thủ tục cấp văn bằng bảo hộ hay thủ tục công nhận nhãn hiệu nổi tiếng.

Trường hợp công ty Y được bảo hộ nhãn hiệu “MANLYX” theo con đường công nhận nhãn hiệu nổi tiếng, thì công ty X muốn được chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu của mình phải chứng minh được dấu hiệu “MANLI và hình” của mình không tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu nổi tiếng của công ty Y.

Trường hợp công ty Y được bảo hộ nhãn hiệu “MANLYX” thông qua việc đăng ký nhãn hiệu hoặc công nhận đơn đăng ký quốc tế, thì công ty X muốn được chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu có thể thực hiện theo hai cách: một là chứng minh nhãn hiệu của mình không gây nhầm lẫn để Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận đơn đăng ký của mình; hai là, chứng minh nhãn hiệu của mình là nhãn hiệu nổi tiếng

Thứ hai, về việc công ty X có được chấp thuận bảo hộ dấu hiệu “MANLI và hình” cho sản phẩm dược phẩm nhóm 5

Để xem xét việc công ty X có được chấp nhận bảo hộ đối với nhãn hiệu “MANLI và hình” hay không, ta cần xét đến 2 yếu tố: (i) quyền đăng ký bảo hộ của công ty X đối với nhãn hiệu “MANLI và hình”; (ii) nhãn hiệu “MANLI và hình” có đáp ứng được điều kiện bảo hộ đối với nhãn hiệu.

(i) Quyền đăng ký bảo hộ của công ty X đối với nhãn hiệu

Xét theo tình huống chỉ ra, công ty X nộp đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu “MANLI và hình” cho dược phẩm nhóm 5 mà không nói rõ thông tin về tư cách chủ thể. Do đó, ở đây có thể coi là công ty X là tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa và có quyền đăng ký nhãn hiệu này.

(ii) Xét về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu đối với nhãn hiệu “MANLI và hình”

Theo quy định tại Điều 72,73,74 Luật SHTT, điều kiện để được bảo hộ nhãn hiệu đối với một nhãn hiệu bao gồm hai điều kiện:

(1) Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều mầu sắc;

(2) Có khả năng phân biệt hàng hóa, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hóa, dịch vụ của chủ thể khác

Dựa vào tình huống, xét với nhãn hiệu “MANLI và hình” ta có thể thấy:

Một là: nhãn hiệu “MANLI và hình” là dấu hiệu kết hợp bởi nhiều yếu tố bao gồm cả hình vẽ, hình ảnh, từ ngữ, màu sắc. Do đó, có thể khẳng định, dấu hiệu này là dấu hiệu có thể hình thấy được.

Hai là: nhãn hiệu “MANLI và hình” chưa được đăng ký cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cùng loại nào đang được bảo hộ tại thời điểm công ty X đi đăng ký hay trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn đối với sản phẩm hàng hóa dịch vụ cùng loại hoặc khác loại với nhãn hiệu nổi tiếng nào. Tuy nhiên, Cục Sở hữu trí tuệ lại cho rằng, nhãn hiệu này tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “MANLYX” của công ty Y đang được bảo hộ (ở đây xác định nhãn hiệu “MANLYX” đang được bảo hộ tại Việt Nam).

Để đánh giá sự tương tự đến mức gây nhầm lẫn của dấu hiệu yêu cầu đăng ký với nhãn hiệu khác Điều 39.8 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN đã quy định:“Để đánh giá dấu hiệu yêu cầu đăng ký nêu trong đơn có trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với một nhãn hiệu khác (sau đây gọi là “nhãn hiệu đối chứng”) hay không, cần phải so sánh về cấu trúc, nội dung, cách phát âm (đối với dấu hiệu chữ), ý nghĩa và hình thức thể hiện của dấu hiệu (đối với cả dấu hiệu chữ và dấu hiệu hình), đồng thời phải tiến hành so sánh hàng hóa, dịch vụ mang dấu hiệu với hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đối chứng theo quy định tại điểm này.

Dấu hiệu trùng với nhãn hiệu đối chứng: dấu hiệu bị coi là trùng với nhãn hiệu đối chứng nếu dấu hiệu đó giống hệt nhãn hiệu đối chứng về cấu trúc, nội dung, ý nghĩa và hình thức thể hiện”

Từ quy định trên đây, để xác định xem nhãn hiệu “MANLI và hình” có tương tự đến mức gây nhầm lần với nhãn hiệu “MANLYX” đã được bảo hộ hay không, ta xét tên các yếu sau:

Thức nhất, về cầu trúc: Công ty X đăng ký bảo hộ cho nhãn hiệu “MANLI và hình”, cấu trúc nhãn hiệu ở đây gồm hai phần là phần dấu hiệu từ ngữ và phần dấu hiệu hình, trong khi nhãn hiệu “MANLYX” của công ty Y được bảo hộ chỉ gồm phần từ ngữ mà không có dấu hiệu hình.

Thứ hai, về cách phát âm: Mặc dù hai dấu hiệu có thể có cách phát âm tương đối giống nhau. Tuy nhiên, cách phát âm của từ “MANLI” có thể chỉ được người tiêu dùng phát âm là “man-li”, còn cách phát âm của từ “MANLYX” có thể được người tiêu dùng phát âm là “man-ly” giống với “MANLI” hoặc “man-líc” khác hoàn toàn,… Do vậy, về cách phát âm, hai từ này không hoàn toàn là giống nhau.

Thứ ba, về ý nghĩa và hình thức thể hiện của dấu hiệu: hai nhãn hiệu này đều là cụm từ không có ý nghĩa. Do đó, ta đi xét về hình thức thể hiện dấu hiệu, nhãn hiệu của công ty X có phần hình khác hoàn toàn so với nhãn hiệu của công ty Y chỉ bao gồm phần từ ngữ. Xét về độ tương tự của MANLYX và MANLI, ta nhận thấy như sau:

– Về số lượng chữ cái: MANLI chỉ bao gồm 5 chữ cái M,A,N,L,I, trong khi MANLYX có 6 chữ cái M,A,N,L,Y,X. dấu hiệu “MANLI” có 4/6 chữ cái giống với dấu hiệu “MANLYX”.

– Về cách sắp xếp các chữ cái: cả hai có 4 chữ cái đầu được sắp xếp giống nhau (MANL), tuy nhiên chữ cái tiếp theo trong nhãn hiệu của công ty X là chữ “I” trong khi nhãn hiệu của công ty Y là chữ “YX”.

Thứ tư, về so sánh hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu: Cả hai nhãn hiệu đều được các chủ thể đăng ký cho sản phẩm hàng hóa là dược phẩm nhóm 5. Tuy nhiên, cần lưu ý đó là, dược phẩm nhóm 5 là các chế phẩm dược, thú y; Chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; Chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực phẩm cho trẻ sơ sinh; Cao dán, vật liệu dùng để băng bó; Vật liệu để hàn răng và sáp nha khoa[1] như Chế phẩm để làm sạch không khí, Aldehit dùng trong ngành dược,…. Do đó, có thể thấy, nhóm sản phẩm hàng hóa này là nhóm sản phẩm hàng hóa tương đối nhạy cảm, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng, cho nên khi lựa chọn sản phẩm, người tiêu dùng sẽ chú ý rất nhiều đến đặc tính, chất lượng của sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm chứ không phải chỉ căn cứ vào tên gọi để lựa chọn sản phẩm. Vì vậy, việc sử dụng nhãn hiệu “MANLI” của công ty X (Việt Nam) không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa của công ty Y (Thái Lan).

Như vậy, từ những phân tích đánh gía nêu trên, có thể thấy, nhãn hiệu “MANLI và hình” của công ty X không tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “MANLYX” của công ty Y đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam (không vi phạm quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 74 Luật SHTT).

3. Giải pháp giúp công ty X được đăng ký bảo hộ với nhãn hiệu “MANLI”

Từ những phân thích nêu trên, em xin đưa ra các giải pháp để nhãn hiệu của công ty X được chấp thuận bảo hộ.

Phướng án 1: Chứng minh nhãn hiệu “MANLI và hình” của công ty X không tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “MANLYX” của công ty Y

Với những phân tích về quyền đăng ký của công ty X và các điều kiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu được nhãn hiệu “MANLI và hình” đáp ứng như đã trình bày ở phần 2.II nêu trên, thì công ty X có thể sử dụng các lập luận nêu trên để trình bày với Cục Sở hữu trí tuệ để được Cục chấp thuận đơn đăng ký và thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho nhãn hiệu “MANLI và hình” cho sản phẩm dược phẩm nhóm 5 của mình theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Phướng án 2: Công ty X nhãn hiệu “MANLI và hình” của mình là nhãn hiệu nổi tiếng

Ngoài việc chứng minh dấu hiệu của “MANLI và hình” không tương tự đến mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đang được bảo hộ của công ty Y ra, thì công ty X có thể thực hiện việc chứng minh nhãn hiệu của mình là nổi tiếng để được bảo hộ theo cơ chế người nối tiếng. Để được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng thì công ty X phải cung cấp các tài liệu, giấy tờ chứng minh theo các tiêu chí: Số lượng người tiêu dùng liên quan đã biết đến nhãn hiệu thông qua việc mua bán, sử dụng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc thông qua quảng cáo; Phạm vi lãnh thổ mà hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đã được lưu hành; Doanh số từ việc bán hàng hoá hoặc cung cấp dịch vụ mang nhãn hiệu hoặc số lượng hàng hoá đã được bán ra, lượng dịch vụ đã được cung cấp;Thời gian sử dụng liên tục nhãn hiệu; Uy tín rộng rãi của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; Số lượng quốc gia bảo hộ nhãn hiệu; Số lượng quốc gia công nhận nhãn hiệu là nổi tiếng; Giá chuyển nhượng, giá chuyển giao quyền sử dụng, giá trị góp vốn đầu tư của nhãn hiệu[2].

Về thủ tục công nhận nhãn hiệu nổi tiếng: Điểm 42 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN thì để được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng chủ sở hữu nhãn hiệu phải chứng minh nhãn hiệu đáp ứng các điều kiện để được coi là nổi tiếng hoặc Nhãn hiệu đã được công nhận là nhãn hiệu nổi tiếng thông qua việc được công nhận theo thủ tục tố tụng dân sự hoặc theo quyết định công nhận của Cục Sở hữu trí tuệ.

Kết luận:

Vậy, để được chấp thuận bảo hộ nhãn hiệu, công ty X có thể thực hiện một trong hai phương án. Tuy nhiên, với những dữ kiện đề bài cung cấp và từ thực tế thu thập tài liệu, giấy tờ chứng minh nhãn hiệu nổi tiếng, thì công ty X nên ưu tiên lựa chọn phương án số 1 bằng những lập luận nêu trên.

[1] Theo Thoả ước Ni-xơ về Phân loại quốc tế hàng hoá/dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu ngày 15.06.1957, được sửa đổi tại Stốckhôm 14.07.1967 và tại Giơnevơ ngày 13.05.1977 và được bổ sung tại Giơnevơ ngày 28.09.1979 – BẢNG DANH MỤC CÁC NHÓM HÀNG HÓA/DỊCH VỤ NI-XƠ ( Phiên bản 9)

[2] Điều 75 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009

Tham khảo thêm:

Công ty Luật LVN - Địa chỉ: Số 16B Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam